Отримання повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки ще не означає, що заявка втрачена. На цьому етапі заявник має можливість проаналізувати аргументи експертизи, підготувати мотивовану відповідь, надати додаткові документи та, за необхідності, скоригувати перелік товарів і послуг.
У кожному випадку стратегія відповіді залежить від конкретної підстави відмови. На практиці найчастіше використовуються декілька підходів.
1. Доведення фактичного використання торговельної марки
Якщо позначення вже певний час використовується заявником у господарській діяльності, докази такого використання можуть мати суттєве значення під час розгляду заявки.
Насамперед це актуально у випадках, коли експертиза вважає позначення таким, що не має достатньої розрізняльної здатності. Закон прямо передбачає можливість надання правової охорони окремим позначенням, якщо вони набули розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки.
Іншими словами, навіть позначення, яке саме по собі може сприйматися як слабке або недостатньо індивідуалізуюче, у результаті тривалого та інтенсивного використання може почати однозначно асоціюватися у споживачів із товарами чи послугами конкретного виробника.
При оцінці набуття розрізняльної здатності враховуються, зокрема, тривалість та обсяг використання позначення, географія такого використання, його просування та рекламування, а також те, наскільки споживачі пов’язують позначення з конкретними товарами, послугами або заявником.
Тому доказова база може включати:
- зразки упаковки та маркування товарів;
- рекламні матеріали;
- інформацію про продажі;
- договори, рахунки та інші документи, що підтверджують введення товарів або послуг у цивільний оборот;
- матеріали вебсайтів та інтернет-магазинів;
- публікації у ЗМІ та соціальних мережах;
- відомості про витрати на рекламу та просування;
- інформацію про географію та тривалість використання позначення.
Водночас важливо розуміти: сам факт того, що заявник давно використовує позначення, не усуває автоматично права власника більш ранньої торговельної марки. Якщо відмова ґрунтується саме на такій торговельній марці, докази використання можуть бути частиною аргументації, однак необхідно додатково аналізувати співвідношення прав сторін, схожість позначень і спорідненість товарів та послуг.
2. Домовленість із власником раніше зареєстрованої торговельної марки
Якщо експертиза протиставила заявці більш ранню торговельну марку, одним із можливих шляхів вирішення ситуації є отримання згоди її власника на реєстрацію заявленого позначення.
Українське законодавство прямо допускає реєстрацію у визначених законом випадках за наявності згоди власника більш ранньої торговельної марки або іншого раніше набутого права, за умови, що така реєстрація не створюватиме можливості введення споживачів в оману.
Правила реєстрації торговельних марок передбачають, що така згода може бути оформлена у довільній формі – зокрема у вигляді листа, заяви або договору.
На практиці отриманню листа-згоди часто передують переговори з власником більш ранньої торговельної марки.
Патентний повірений може взяти такі переговори на себе: встановити контакт із власником або його представником, пояснити характер діяльності заявника, відмінності між товарами чи послугами сторін, запропонувати прийнятні умови співіснування торговельних марок та погодити форму документа, який надалі буде подано до УКРНОІВІ.
Залежно від ситуації сторони можуть погодити, наприклад, більш вузький перелік товарів або послуг заявника, особливості використання позначення або інші умови, які дозволяють мінімізувати ризик конфлікту.
При цьому сам по собі лист-згода не слід сприймати як безумовну гарантію реєстрації: остаточну оцінку можливості надання правової охорони здійснює експертиза, зокрема з урахуванням ризику введення споживачів в оману.
3. Скорочення переліку товарів і послуг
Ще один ефективний інструмент – звуження заявленого переліку товарів або послуг до тих, які заявник фактично виробляє, продає або планує використовувати під торговельною маркою.
При поданні заявки нерідко обирається максимально широкий перелік у межах певного класу МКТП. Надалі саме окремі позиції такого переліку можуть створити конфлікт із більш ранньою торговельною маркою.
Наприклад, протиставлена ТМ може бути зареєстрована для широкої групи послуг 35 класу, але фактична діяльність заявника стосується лише вузькоспеціалізованих консультаційних послуг. У такому випадку правильне формулювання та звуження переліку дозволяє додатково аргументувати, що відповідні послуги мають різне призначення, різне коло споживачів і не є спорідненими.
Практика Апеляційної палати УКРНОІВІ підтверджує, що саме скорочений перелік може бути предметом подальшого аналізу спорідненості товарів чи послуг. Так, у рішенні щодо позначення «КОНСТАНТА» колегія, проаналізувавши звужений перелік послуг 35 класу, дійшла висновку, що вони не є спорідненими з послугами протиставленої торговельної марки з огляду на їх вид, призначення та коло споживачів.
Тому перед підготовкою відповіді доцільно ще раз перевірити весь заявлений перелік і поставити просте питання: чи справді заявнику потрібна правова охорона для кожної із зазначених позицій?
Іноді відмова може бути подолана без зміни самого позначення — лише завдяки правильному визначенню реального обсягу правової охорони.
4. Спростування висновку експертизи про схожість торговельних марок
Той факт, що експертиза виявила більш ранню торговельну марку, ще не означає, що висновок про можливість їх сплутування є беззаперечним.
У такому випадку готується мотивована відповідь із детальним порівняльним аналізом заявленого позначення та протиставленої торговельної марки.
Для словесних позначень оцінюється:
- фонетична схожість – як позначення звучать;
- графічна або візуальна схожість – як вони виглядають;
- семантична схожість – яке значення та асоціації вони викликають.
Для комбінованих торговельних марок додатково аналізуються композиція, зображувальні та словесні елементи, їх розташування, а також те, які елементи є домінуючими у сприйнятті споживача. При цьому оцінюється не механічний збіг окремих літер або слів, а загальне враження від позначень у цілому. Такий підхід прямо застосовується в актуальній практиці Апеляційної палати УКРНОІВІ.
Окремо необхідно дослідити спорідненість товарів і послуг.
Належність товарів або послуг до одного класу МКТП сама по собі ще не означає їх спорідненості. Так само різні класи автоматично не означають, що товари чи послуги неспоріднені. Аналізуються їх вид, призначення, спосіб використання, коло споживачів, канали реалізації та інші фактичні обставини. Такий підхід також послідовно застосовується Апеляційною палатою.
Тому відповідь на повідомлення про можливу відмову не повинна обмежуватися твердженням «наша торговельна марка відрізняється». Необхідно послідовно показати, у чому саме полягають відмінності, як вони впливають на загальне сприйняття позначень та чому споживач не буде вважати відповідні товари чи послуги такими, що походять від однієї або економічно пов’язаних осіб.
Яку стратегію обрати?
Універсального способу подолання попередньої відмови не існує.
В одній справі достатньо скоротити перелік товарів і послуг. В іншій – доцільно провести переговори з власником більш ранньої торговельної марки та отримати лист-згоду. У складніших випадках необхідно одночасно надати докази використання позначення, скоригувати перелік і підготувати детальний порівняльний аналіз торговельних марок.
Тому першим кроком після отримання повідомлення про можливу відмову має бути аналіз самої відмови та протиставлених прав, а вже після цього – вибір аргументів і доказів.
Якщо ви отримали повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки, надсилайте нам для попереднього аналізу. Ми оцінимо підстави відмови, перспективи її подолання та запропонуємо оптимальну стратегію подальших дій.
